亞律國際專利商標聯合事務所

我國專利制度介紹

現行我國專利法將專利分為「發明」、「新型」、及「設計」等三種類型，「發明」是指利用自然法則之技術思想之創作，「新型」是指利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或組合之創作，而「設計」則是指對物品之全部或部分之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作。

具體而言，發明專利保護標的較新型專利廣泛，舉凡物品(有固定外形)、物質(無固定外形)、方法、用途等皆可申請發明專利，而針對有固定外形之「物品」範疇，申請人即可選擇要申請「發明」或「新型」專利。

雖然「發明」專利必須經過約1年半到2年的實體審查，審查新穎性及進步性後才可取得專利，但發明專利的保護期限為20年，較新型專利為長，而相對地，「新型」專利不需實體審查，僅需4~6個月的形式審查即可獲取專利，但新型專利權具有不安定性及不確定性，且保護期限僅10年；因此，不論是「發明」或「新型」皆各有其優缺點，對申請人而言，面對瞬息萬變的產業及市場，如何選擇適當的專利類型將產品保護即成為重要課題。

藉此，我國專利法於民國102年1月1日開始施行「一案兩請」制度，以相對於以往較寬鬆之方式，允許申請人就相同創作於同日可分別申請發明及新型專利，並於民國102年6月13日修法，將一案兩請正式導入「權利接續」制。

我國一案兩請制度

法源依據
我國專利法第32條規定：

1. 同一人就相同創作，於同日分別申請發明專利及新型專利者，應於申請時分別聲明；其發明專利核准審定前，已取得新型專利權，專利專責機關應通知申請人限期擇一；申請人未分別聲明或屆期未擇一者，不予發明專利。
2. 申請人依前項規定選擇發明專利者，其新型專利權，自發明專利公告之日消滅。
3. 發明專利審定前，新型專利權已當然消滅或撤銷確定者，不予專利。

從法條觀之，若要符合「一案兩請」規定，申請人申請專利時必須符合「同一人」、「相同創作」、「同日分別申請發明及新型」、「分別聲明」等四大要件。由於新型專利核准速度較快，申請人取得新型專利權後，在發明專利核准審定前，必須選擇要保留新型專利還是要取得發明專利，換言之，新型專利及發明專利兩者不可並存，申請人必須從中擇一，若申請人選擇要取得發明專利，原先的新型專利權則自發明專利公告日消滅；反之，若申請人選擇要保留新型專利權，發明專利則不予核准。

權利接續
申請人取得了新型專利權後，發明專利核准審定前若選擇了發明專利，新型專利權則自發明專利公告日消滅，故我國現行一案兩請是採「權利接續」制度，申請人的創作可先快速取得「新型專利權」保護，待發明專利核准公告後，再改由「發明專利權」保護，如以下時間軸所示：

一案兩請之優點
由前述時間軸觀之，申請人的創作可先取得新型專利權保護，之後再改由發明專利權保護，即「權利接續」，因此，相較於單一的發明專利申請案，一案兩請制度藉由新型專利較快核准的優點，申請人的產品在市場上可先具有新型專利權保護，快速於市場中進行專利布局，若遇商業需求，亦可就新型專利權授權給他人使用；之後，待發明專利核准審定前，申請人可再根據當時的市場走向或企業的商業狀態，選擇要保留新型專利權或取得發明專利權，若申請人選擇取得發明專利權，先前被授權人原先享有的新型專利權亦不受影響，日後即改以發明專利權繼續保護，如此的權利接續制，可避免破壞交易安全、對權利人保護不周等弊端發生。

此外，值得注意的是，法條所述之「相同創作」，是指發明專利和新型專利的申請專利範圍其中一項相同即可，然而，發明專利在審查過程中時常為了克服審查委員所援引證案作修正，若發明專利的申請專利範圍修正後使得發明專利與新型專利為「非相同創作」，此時即無一案兩請法條是否適用的問題，申請人可選擇同時保留「非相同創作」之「新型」專利和「發明」專利，如此彈性地於市場上進行專利布局，對企業的公司治理評鑑和智慧財產權管理亦有利無弊。

我國近年一案兩請之申請趨勢

一案兩請申請案量及權利接續時間
我國專利法自民國102年6月修法後，將一案兩請導入「權利接續」制度實施已逾9年的時間，智慧財產局於今年111年5月之智慧財產權月刊中，探討了近年隨著我國發明專利審查速度的提升，造成發明及新型專利核准公告之「時間差」逐漸縮短，是否會影響申請人一案兩請之意願。

如上圖所示，智慧財產局統計了近年一案兩請申請案量、以及發明與新型專利公告日之時間差，統計中發現，發明與新型專利公告日之平均時間差已從102年的765天縮短成109年的217天，亦即，一案兩請中發明專利權可「權利接續」新型專利權之時間已明顯縮短，然而，各年度的一案兩請申請量並未受到權利接續時間縮短而影響，申請量反而呈現逐年上升的趨勢；故可以得知，申請人並未因為發明及新型專利公告日之「時間差」縮短而影響申請一案兩請的意願，顯見一案兩請制度對於申請人進行專利布局具有一定程度上的誘因。

國內企業透過一案兩請申請專利的目的
智慧財產局於今年111年5月之智慧財產權月刊中，持續探討我國企業申請一案兩請的目的，調查中發現，國內企業申請一案兩請之主要目的為「發明專利獲准時可權利接續相同創作之新型專利權」及「優先取得新型專利權以保護公司即將上市產品」，顯見「權利接續」及「快速取得專利權以保護產品」為申請人透過一案兩請進行專利布局之關鍵因素。

此外，探究一案兩請制度對整體專利申請的影響，大部分的企業認為，對「新型」專利而言，其中一目的為「以發明專利實體審查取代新型技術報告之申請」，由於新型專利未經過實體審查，申請人申請一案兩請時可藉由發明專利的實體審查，檢視相同創作之新型專利權的有效性(即新穎性及進步性)，令新型專利權於行使前可作相當檢視及準備，後續申請新型技術報告或相對應更正亦有路可循；而對「發明」專利而言，最大的目的即藉由新型專利先快速取得專利權，避免因發明專利審查期間的空窗使產品未受到適當專利保護，且在審查期間若新型專利權被舉發，亦能事先瞭解產品技術或商業競爭的潛在風險，審查中的發明專利其申請專利範圍能做相對應調整，藉以提升後續取得發明專利權的品質。

各國一案兩請之相關規定

於全球專利布局中，除了發明專利，並非所有國家皆有新型專利的制度，因此，本文後續針對有新型專利制度之主要國家，介紹其一案兩請的相關規定，以及與我國一案兩請的差異之處。

中國大陸
根據中國大陸專利法第9條規定，「同一申請人同日對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利，先獲得的實用新型專利權尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權的，可以授予發明專利權」；專利法實施細則第41條規定，「同一申請人在同日對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利的，應當在申請時分別說明對同樣的發明創造已申請了另一專利」、「實用新型專利權自公告授予發明專利權之日起終止」。

由此可得知，中國大陸的一案兩請規定與我國相符，允許相同申請人於同日分別申請發明及新型專利，新型和發明專利可以先後被核准，但不得權利併存，與我國相同採「權利接續」制度。

德國
根據德國新型專利法第5條規定，「若申請人對相同創作，先前曾請求在德國境內核發專利，申請人得主張以該先前專利之申請日為新型專利之登記申請日」；新型專利法第6條規定，「在專利法第40條第5項第1段規定之準用情形，先前的專利申請並不視為撤回」；專利法第40條第5項規定，「先前的申請仍繫屬於專利局時，依據第4項之規定作優先權表示時，視為撤回該申請。在先前的申請涉及新型專利時，不適用之」。

從法條觀之，德國專利法允許申請人一案兩請，但與我國不同的是，德國允許申請人對相同創作不僅能同日，更能以「主張優先權」方式申請發明及新型專利，且允許「相同創作」之發明及新型專利權可「兩者並存」，不需擇一，唯必須注意，專利權人主張其權利時僅能擇一主張。

日本
根據日本特許法第39條規定，「在特許申請之發明與實用新案註冊申請的新型屬於相同創作的場合下，並於同日提出時，必須由特許申請人與實用新案註冊申請人協議，僅一申請人可取得該發明之特許或實用新案之註冊權」。

因此，日本專利法不允許申請人一案兩請，發明或新型專利於審查階段時就必須協議擇一，無法像我國一樣新型和發明專利可以先後被核准，且必須注意的是，日本新型專利係採註冊制(即我國的形式審查)，並不會進行實體審查，在申請日起4~6個月內會被核准註冊並公告，若在發明專利審查前新型專利已被公告，即成為發明專利的前案，此時發明專利的申請人並沒有擇一的機會，發明專利於審查時會直接被核駁。

韓國
根據韓國專利法第36條規定，「關於同一發明有兩件以上申請案於同日提出者，僅有全部申請人協商後協議之人可獲得該發明之專利」、「如一專利申請案與一新型登記申請之申請標的相同，如兩案於同日申請，準用之」。

由此可得知，韓國專利法亦不允許申請人一案兩請，發明或新型專利於審查階段時就必須協議擇一，無法像我國一樣新型和發明專利可以先後被核准，然而，與日本不同的是，韓國的新型專利係採實體審查制，審查時程較長，且審查委員會實際審查其新穎性及進步性，故審查到新型或發明專利時，審查委員會依據前述法條再通知申請人限期內擇一。

結論

我國現行專利法之「一案兩請」制度，賦予了申請人於同日可就相同創作分別申請發明及新型專利，且採取「權利接續」制，申請人的產品可以先後取得新型及發明專利權，新型專利權自發明專利公告日消滅；因此，若申請人一開始無法決定要申請何種專利類型時，不妨運用一案兩請之制度，使產品先快速取得新型專利權於市場上受到保護，待發明專利核准審定前，再依當時的市場走向及企業的商業模式，看是要保留新型專利權還是要取得發明專利權，故當企業的產品標的符合新型專利範疇(有固定外形的物品)時，係可考慮一案兩請之申請策略，甚至，更廣的延伸至具有一案兩請規範的國家，進行全球專利布局。