亞律國際專利商標聯合事務所

惟也因專利權的排他性，專利權人即可藉由發函或是訴訟手段對於認有侵害其專利權之廠商請求支付授權金或侵權之損害賠償，此時，受函者或是侵權訴訟中之被告最常使用的攻擊防禦手段即是藉由專利的舉發程序，主張該專利有不可專利之事由，透過撤銷專利權，令專利權之效力視為自始不存在。

本文即以發明專利為中心介紹及探討舉發程序中舉證責任在近幾年的演變。

專利舉發制度之概述

一、概念
一專利案須滿足一定的要件才能獲准，如新穎性為授予專利之積極要件之一，專責機關審查人員判斷申請專利是否滿足新穎性要件時，必須藉由各種工具，檢索是否有相關之先前技術資料，將先前技術資料與申請專利比對，據以判斷是否符合新穎性要件。然先前技術的資料通常非常龐大，在技術於時間成本的考量下，任何人均不可能毫無遺漏地查遍全世界所有相關的先前技術，換言之，經實體審查後未發現足以影響專利申請案先前技術資料而獲准之專利權，並不代表絕對沒有相關的先前技術存在。此時，透過專利的公眾審查制度，任何人如發現有不當授予專利權之情事，除應有利害關係人提起之特定事由外，原則上，即可透過行政程序上的舉發制度，將該已獲准之專利權撤銷。

又專利舉發在專利制度中占有重要地位，包含向專利專責機關提起舉發，及民事訴訟程序中的專利無效抗辯。

二、舉發之提起
(一) 申請
為了確定舉發的範圍，提起舉發時除應備具申請書，並應載明舉發聲明、理由，並檢附證據，其中，舉發聲明係為表明請求撤銷全部或部分請求項，其就部分請求項提起舉發者，並應具體指明請求撤銷之請求項，而舉發理由則是記載舉發案哪一或哪些要件即不符合的具體內容，並透過證據來證明所述之事實。又舉發聲明提起後，不得變更或追加，但得減縮，旨在仿效訴訟制度上，起訴後不得變更或追加他訴之原則，以確定舉發範圍，俾使雙方攻擊防禦爭點集中，並利於審查程序之進行¹。

(二) 舉發人
舉發在於透過公眾審查，藉由民眾或業界知悉相同技藝之人士，就其專業及見聞，對於不具專利要件的核准專利提出質疑，故除特定事由外，原則上可由任何人提出，然所謂任何人並不包含專利權人在內，否則將與公眾審查精神相悖，且舉發是為撤銷專利，專利權人如不欲保有該專利權，大可自行拋棄，令相關技術轉變為公共財。此外，實務上多有專利申請權為共有但非由全體共有人提出申請，或基於僱用或聘僱關係所生之專利權人非真正專利申請權人，由於是屬權利歸屬之爭執，並非為不予專利之要件，此時，則限於利害關係人始得提起舉發。

另者，專利權期滿後原則上不得為舉發之標的，惟專利權期間所形成之法律效果不因其期滿而當然消滅，利害關係人因該專利權之撤銷而有可回復之法律上利益時，仍應准其提起舉發或續行舉發程序²。

三、提起舉發之時點
(一) 專利權有效時間內
舉發申請的目的在於撤銷專利權，針對專利權是否確實具有專利性進行攻防，舉發成立的效果為視為專利自始不存在，故舉發之提起原則上應於專利權存續期間內為之。又專利申請案自公告之日起給予發明專利權，故提起舉發，應自公告之日起始得為之。

(二) 專利權消滅後
專利之舉發如上述，原則上應於專利有效時間內提起，然利害關係人對於專利權之撤銷，有可回復之法律上利益者，得於專利權當然消滅後，提起舉發。而所謂可回復之法律上利益，最典型之例為專利權存續期間內曾受侵權訴訟不利判決，而專利權之撤銷對於舉發人如仍可再藉由行政救濟程序，推翻原所受不利之判決者，可視為具有可回復之法律上利益。

四、舉發成立之效果
(一) 撤銷專利權
舉發案件成立後，如專利權人未於期限內提起訴願或提出行政訴訟，或提起行政救濟經駁回確定者，專利權自為自始不存在。

(二) 真正申請權人援用專利權之申請日再為申請
原則上，專利權經舉發確定後，專利權視為自始不存在，然發明專利權經專利申請權人或專利申請權共有人，依專利法第71條第1項第3款規定提起舉發，並於舉發撤銷確定後二個月內就相同發明申請專利者，以該經撤銷確定之發明專利權之申請日為其申請日，故真正申請權人在專利案公告2年後，以專利法第71條第1項第3款提出舉發成立後，可以就相同專利依法提出申請，援用非真正申請權人提出之申請案之申請日，以避免因該專利已喪失新穎性致無法維護其權利，以衡平真正申請權人之權益。

舉發事由

在專利實質審查中，可以據以核駁的事由原則上都是可以舉發的事由，因為可以核駁的事由代表該發明不應給予專利保護，提起舉發之事由可略分為下列三大類，具體規範如下³ :

一、不應授予專利權而仍核准者
(一) 不符合專利之定義
按發明、新型，指利用自然法則之技術思想之創作；設計，指對物品之全部或部分之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作。故申請之專利如不符合該要件定義，即不應准予專利，或構成得舉發之事由。

(二) 非法定可准予保護之客體
專利法第24條規定「 下列各款，不予發明專利：

1. 動、植物及生產動、植物之主要生物學方法。但微生物學之生產方法，不在此限。
2. 人類或動物之診斷、治療或外科手術方法。
3. 妨害公共秩序或善良風俗者。」

其理由在於，動物和植物是有生命之物種，通常認為是依生物學之方法繁殖而不是人類創造出來的；基於人道主義之考量，對於生命、身體之尊重，應賦予醫生在診斷與治療過程中有選擇各種方法及條件之自由；基於維護倫理道德，為排除社會混亂、失序、犯罪及其他違法行為等，因國家政策事由而將即使符合專利要件之標的明文排除不予專利之事項⁴。故申請之專利如不符合該要件定義，即不應准予專利，或構成得舉發之事由。

(三) 未具備專利要件
申請專利之發明，必須符合本條所列之產業利用性、新穎性及進步性等規定，或有擬制喪失新穎性情形者，故申請之專利如不符合該要件定義，即不應准予專利，或構成得舉發之事由。

(四) 違反充分揭露原則
蓋專利制度目的在於鼓勵發明人揭露相關研發技術，以促進產業發展，並給予專利權人一段時間的排他性專利權，為達成前述立法目的，端賴說明書明確且充分揭露發明，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解其內容，並可據以實現，以作為公眾利用之技術文件，故當專利說明書技術未充分揭露至所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實現，即未能達專利制度的目的，應不准予專利，或構成得舉發之事由。

(五) 違反先申請主義
指有相同發明有二以上之專利申請案，向專利專責機關提出申請，該申請案不論係同一人或不同一人，縱然都符合應核准專利之要件，而專利權僅給予最先提出申請者，旨在保護最先提出申請的人，促使完成發明的人，儘早提出申請專利與及早公開，以避免他人重複研究或申請，故申請之專利如不符合該要件定義，即不應准予專利，或構成得舉發之事由。

(六) 相同技術同時授予發明與新型專利
原則上一技術只能有一申請，然為充分保護專利權之權利接續，同一人就相同創作，於同日分別申請發明專利及新型專利者，並於申請時分別聲明，即可先後獲准專利，然因新型專利採形式審查，故可先於發明專利取得專利權，故當發明專利核准審定前，已取得新型專利權，專利專責機關應通知申請人限期擇一，專利權人未分別聲明或屆期未擇一者，不予發明專利，當有違反前揭規定而重複受予專利權者，構成得舉發之事由。

(七) 專利內容之修正、更正、中文本的補正超出原申請時所揭露之範圍
專利在審查階段，可由專責機關依職權限期通知或由申請人主動修正說明書、申請專利範圍、或圖式，在專利核准後，專利權人也可主動更正上開事項，為專利的修正及更正將溯自申請日生效，倘若允許專利權人任意更正說明書、申請專利範圍或圖式，藉以擴大、變更其應享有之專利保護範圍，勢必影響公眾利益，違背專利制度公平、公正之意旨，故當有違反前揭規定即不應准予專利，或構成得舉發之事由。

另當申請專利先以外文本提出，似候補正之中文本超出申請時外文本所揭露之範圍，也因有違背上揭專利制度意旨，而有不應准予專利，或構成得舉發之事由。

(八) 分割案即改請案超出原申請案所揭露之範圍
蓋因分割案是以原申請案之申請日為申請日，僅將原案分割為二以上專利案件，而改請案是將發明或設計專利申請改請新型專利，或將新型專利申請改請發明專利者，或發明或新型專利改請設計專利，或設計專利改請新型，故當說明書、申請專利範圍或圖式之內容，超出原申請案之說明書、申請專利範圍與圖式所揭露之範圍，也將造成擴大、變更其應享有之專利保護範圍，勢必影響公眾利益，違背專利制度公平、公正之意旨，而有不應准予專利，或構成得舉發之事由。

二、互惠國原則

蓋我國專利法對於外國申請人是採互惠原則，故當申請人國家與我國未共同參加保護專利之國際條約或無相互保護專利之條約、協定或由團體、機構互訂經主管機關核准保護專利之協議，或對中華民國國民申請專利，不予受理者，我國當然也應給予相同的待遇，即不應准予專利，或構成得舉發之事由。

三、非專利申請權人
具有專利申請權之人，才能提出專利申請案件，而專利申請權人，除本法另有規定或契約另有約定外，指發明人、新型創作人、設計人或其受讓人或繼承人，故當專利權人非為具有專利申請權之人，或專利申請權為共有卻未由共有人全體提出申請，性質上同屬申請人適格有欠缺之情形，即不應准予專利，或構成得舉發之事由。

舉發案審查原則

一、舉證責任
舉發案是由舉發人先檢附證據所提起，而在舉發過程中，舉證責任如何分配於舉發人與被舉發人間，關係當事人將受不利審定結果之危險負擔，有舉證責任之一方如未盡舉證責任，則可能受不利之審查結果。

100年專利法修正前對於舉發案審查過程之舉證責任並無明確規定⁵，然因發明舉發是對經實體審查且獲准的專利所提起，故應由舉發人先負舉證責任，已資證明系爭專利應撤銷專利權，現行專利法第73條則明確規定，備具申請書，載明舉發聲明、理由，並檢附證據為舉發提起得要件，而由舉發人先負舉證責任。

二、處分權主義
處分權主義是指當事人是否將私權之爭執，請求法院裁判，而法院裁判的範圍是依當事人自己的意思而言。100年專利法修正前，專利專責機關審理專利舉發案時，僅有五個條文規範(專利法第67條至第71條)，因此，許多實務問題在法規未明文規定下，即出現問題，例如審查舉發案時，可否如審查專利申請案般自行調查證據，即引起爭論⁶。當時專利審查基準規定:「對於獲准之專利，任何人認有違反專利法規定之情事而提起舉發者，應備具申請書，載明理由及證據向專利專責機關舉發之，其為專利法第67條、第107條、第128條所明定，亦即是否提起舉發？舉發之範圍如何？均取決於舉發人之主觀意願，此一原則仿自訴訟法上之處分權主義。原則上，專利專責機關即以舉發當事人所述理由及附具之證據作為審查之依據，若所提理由及證據不能證明系爭專利有違反專利法之規定者，則應審定舉發不成立。在處分權主義下，舉發範圍之決定、舉發之開始、舉發之撤回，均操之於舉發人」⁷，嗣後，臺北高等行政法院對於專利舉發案之審查，認為應採處分權主義⁸，也奠定往後相關案件於審理的基礎⁹。

因此，舉發之舉證責任主要在於雙方當事人間轉換，專責機關僅於雙方爭點範圍內依職權調查證據，當事人所未主張之爭點，即不應予審查。縱然發現有和系爭專利完全相同之證據資料可證明系爭專利不符 新穎性或進步性等專利要件，不論該證據資料係審查人員自己審查他案時發現，或係舉發人所檢附但未主張者，只要舉發人並未主張該爭點， 則該證據之論斷為另案舉發或另案依職權審查之問題。

三、職權探知主義
現行專利法明定專利專責機關於舉發審查時，在舉發聲明範圍內，得依職權審酌舉發人未提出之理由及證據，並應通知專利權人限期答辯。因此，於舉發聲明範圍內，縱使在舉發人爭點以外，只要有明顯知悉有相關之證據或理由時，為求紛爭一次解決並避免權利不安定或影響公益，專利專責機關有必要依職權介入，於適當範圍內審查專利之有效性，審酌舉發人所未提出之理由或證據，不受舉發人主張之拘束。然則，依法條規定，專利專責機關對於職權審查具有裁量權，是否發動職權審查及職權審查之事項，應由審查人員就舉發證據、對於公益之影響、審查時效與發現真實之可能性等因素綜合考量後決定，並不必然負擔全面審查之義務，故緃使舉發人主張應發動或不發動職權審查，均不拘束專利專責機關¹⁰。因此，在現行職權探知主義下，舉發人雖仍應負担舉發專利之舉證責任，但在符合一定因素下，專責機關也可在舉發聲明範圍內，主動提出新的證據及理由。

四、舉證責任之例外
所有的證據都是為了證明主張的理由是否為真實，但若該事實已顯然可以認定，或由另一造承認或不爭執，也不必再審究其真偽，故無庸舉證。在舉發程序中可能的情形包含1)當事人在面詢程序中，將自認的結果記載於面詢記錄或2)提出之產品型錄證據可推定型錄所載商品已公開，而不需特別證明該商品可達不特定人的共同見聞。

結論

現行專利法另新增專責機關可於舉發聲明範圍內，得依職權審酌舉發人未提出之理由及證據，並應通知專利權人限期答辯之權義，雖審查基準規定僅在符合特定因素下，專責機關才會在舉發聲明範圍內，主動提出新的證據及理由，但倘專責機關以新證據限期通知專利權人答辯，雖非可謂減輕舉發人之舉證責任，但無疑是加重專利權人的舉證責任。更甚者，倘專責機關根本漏未通知專利權人答辯即以新證據撤銷專利權¹¹，豈不造成專利權人因救濟程序產生更大的責任負擔。

現行專利法立於紛爭一次解決並避免權利不安定或影響公益，准予利專責機關得依職權介入舉發程序，主動提出新的證據及理由，但在後續案件審查中，權責機關則應提高通知的注意程度，以免反因此造成專利權人於程序中的弱勢地位。