亞律智權雙月刊-2020年十月份專刊

美國商標申請實務—申請基礎

文 / 鍾文菁 商標代理人

全球發展快速的帶動下,企業商標在世界各地取得的保護,已成為企業發展第一線重點工作。全球商標申請基礎依各國實務分為兩種,一為大部份國家所採用之「申請主義」,意即商標獲准註冊與否,係依商標是否具有「識別性」為主,不以已使用該商標之事實為必要。一為目前美國所採用的「使用主義」,故名思義使用主義則是指要有先使用之事實,才能取得商標註冊。

商標的真實使用一直是美國商標審查官的審查工作中,最重要的一項指標,美國專利商標局將申請商標註冊實際使用之審查,視為重要的政策工具,因為使用之審查可讓商標註冊簿之內容更趨近市場真實,可避免註冊後不使用的商標或搶註的商標影響真實的商標使用人,並可讓註冊簿有容納較多商標的空間,創造善意的商標申請1

美國商標申請可依美國商標法申請基礎(Filing Basis),有五個常見的申請基礎,其均源於美國商標法Trademark Act規定,本文將一一介紹:

已在市場上實際使用1(a) Actual Use in Commerce

若申請人以已實際使用為申請基礎,申請人需要在提交申請時一併提交商標已經在美國使用的證明,如帶有商標的商品實物圖。

意圖使用1(b)Intent to Use

若申請商標當時,申請人尚未使用該商標,則應以Intent to Use意圖使用為申請基礎,申請人在提交商標申請時,並不需要提交商標已經在美國使用的證明,但在收到USPTO所發出的商標核准通知(Notice of Allowance)之後,申請人必須在6個月的時間內提交該商標的使用宣誓及使用證據圖片(即Statement of Use)。

若無法在6個月之內提交使用宣誓及使用證據圖片,可以申請延期。每次延期可獲得半年的時間,最多可延期五次,總共3年的時間。倘若在這3年內申請人都無法提供使用宣誓及使用證據,該商標申請將被商標局取消。

外國申請案(主張優先權)44(d) Foreign Application

依國際商標協定,台灣係基於WTO會員相互承認優先權,台灣申請人在台灣已提交了商標申請(還尚未獲得註冊),在該申請提交的六個月之內,可依44(d) Foreign Application外國申請案為申請基礎,並主張優先權使美國申請的日期與台灣申請日期相同。以44(d)作為申請基礎並享有優先權之申請人需要符合以下條件:

  1. 美國的申請必須在台灣商標申請提交後的6個月內提交;

  2. 在提交美國的申請時必須明確國外商標申請的提交日期、序列號以及國家;

  3. 申請人有真實的在美國使用該商標的意圖。

以44(d)為申請基礎之美國申請案,在申請過程中仍需要選擇依1(a),1(b)或者44(e)作為申請基礎。一旦以44(d)遞交的申請被商標局審查並通過後,商標局會發出暫停審理通知(Suspension Notice),並要求申請人提交台灣申請的英文註冊證書,或商標註冊證英譯本。屆時如果申請人的台灣商標申請案未能獲准註冊,該美國的申請則需要變更為依1(a)或1(b)為申請基礎,這代表申請人無法使用原先的44(d)國外申請作為申請基礎,需要額外提交使用宣誓及使用證據圖片,以證明該商標在美國的使用。

以44(d)做為申請基礎的美國商標申請案,其商標類別及指定商品不得超出台灣商標申請案的範圍。例如,台灣商標申請為指定第25類(衣服),而美國的申請案指定為第25類(衣服)及第18類(皮件),那麼第25類可以以44(d)作為申請基礎,第18類必須額外聲明申請基礎是1(a)還是1(b)。

外國註冊案44(e) Foreign Registration

如果申請人在台灣申請的商標已獲得註冊,可隨時在美國提交申請並以44(e) Foreign Registration為申請基礎,但需符合下列條件:

  1. 申請人必須提供真實有效的台灣商標英文註冊證書複本,或商標註冊證英譯本;
  2. 申請人需書面承諾具有在美國真實使用該商標的意圖;
  3. 申請人獲得商標註冊的原屬國必須與美國同為國際商標協定成員國。關於本項規定基於台美均為WTO會員,故可適用。

以44(e)為申請基礎的優點是申請人不需要提交其使用宣誓及在美國使用的證據。跟44(d)相同,美國申請案所涵蓋的商品或服務類別及指定商品必須與台灣商標註冊證書上所涵蓋的類別及商品一致2

國際商標註冊案66(a) International Registration

66(a)是針對已經獲得WIPO世界智慧財產權組織核准的國際商標註冊(International Registration),若該商標想要延伸到美國,可使用66(a)作為申請基礎。跟44(e)申請基礎類似,擁有國際註冊的申請人亦不必提交其在美國使用商標的證據。3 本項所指之國際商標註冊係指馬德里協定(Madrid Agreement),以巴黎公約的締約國為主,台灣雖非會員國,但我國國民於會員國內有住、居所及事實上營業所的人,亦得以在該會員國的有效申請案,作為國際註冊之基礎。目前國人大多以中國商標申請案為進入馬德里國家階段的原申請案。

但要注意的是國際商標註冊5年內具有從屬性,原註冊案若有撤銷、無效事由,則國際註冊亦隨之消滅。5年之後,國際註冊效力則須依各國國內法規規定始可主張4

參考資料

[1] 陳宏杰,美國商標審查實務最新發展,智慧財產權月刊,第235期,107年07月,頁5-15。
[2] § 1 (15 U.S.C. § 1051). Application for registration; verification, U. S. TRADEMARK LAW
[3] Sec. 66 (15 U.S.C. § 1141f). Effect of filing a request for extension of protection of an international registration to the United States, U. S. TRADEMARK LAW
[4] https://topic.tipo.gov.tw/trademarks-tw/cp-508-859066-ebe6c-201.html

接續內文
亞律智權雙月刊-2020年十月份專刊

英國脫歐後,歐盟商標及設計權人如何因應?

文 / 陳智菱 副理 整理編輯

英國已經於2020年1月 31日正式退出歐洲聯盟,隨後進入的過渡期也將於2020年12月 31日結束。英國智慧財產局針對原先於英國受到保護的歐盟商標及歐盟設計在2021年1月1日之後如何於英國擁有相對應的權利,提出了說明。

商標

已註冊歐盟商標
2021年1月1日起,2020年12月 31日前(含)已經獲得權利的的歐盟商標,將自動於英國擁有一相對應商標。此註冊商標包含原先申請馬德里商標並指定歐盟為延伸地區而獲得權利的商標。

經由申請,歐盟商標權人亦得選擇不在英國擁有一相同商標權。若提出此申請,該商標將被視為在英國自始不存在。

申請中歐盟商標
2021年1月1日起,尚未於2020年12月  31日前(含)獲得權利的的歐盟商標申請人,為獲得英國商標權利,必須於九個月內向英國智慧財產局提出相同商標申請。述明原歐盟商標申請案,英國智慧財產局將會採用原歐盟商標申請日為其英國商標申請日。此英國商標申請將以英國法為審查基準法,並依照英國收費標準收費。

2020年12月31日前(含) 2021年1月1日起
已註冊歐盟商標 自動於英國擁有一相對應商標
申請中歐盟商標 九個月內提出相同商標申請

 

已註冊歐盟商標於英國延展
針對2020年12月31日前(含)已經獲得權利的的歐盟商標,英國智慧財產局將沿用原先商標權期間,商標權人必須於延展期限內向英國智慧財產局提出延展請求,以延續其商標權於英國受到保護。

五年未連續使用廢止
英國法規定五年未連續使用註冊商標存有被廢止之風險。針對從歐盟商標延續至英國之商標,若於2020年12月31日前(含)於歐盟國家境內使用,英國智慧財產局將其視為連續使用;然而於2021年1月1日後,於歐盟國家境內使用該商標,則不再視為於英國境內使用。

設計

已註冊歐盟設計
2021年1月1日起,2020年12月31日前(含)已經獲得權利的的歐盟設計,將自動於英國擁有一相對應設計。

申請中歐盟設計
2021年1月1日起,尚未於2020年12月31日前(含)獲得權利的的歐盟設計申請人,為獲得英國設計權利,必須於九個月內向英國智慧財產局提出相同設計申請。述明原歐盟設計申請案,英國智慧財產局將會採用原歐盟設計申請日為其英國設計申請日。此英國設計申請將以英國法為審查基準法,並依照英國收費標準收費。

若原先歐盟設計申請案主張優先權,英國智財局將一併採用。

經由申請, 歐盟設計權人亦得選擇不在英國擁有一相同設計權。若提出此申請,該設計將被視為在英國自始不存在。惟若該歐盟設計正在進行讓於、授權、及相關協商,則歐盟設計權人不得選擇不在英國擁有相同設計專利。

2020年12月31日前(含) 2021年1月1日起
已註冊歐盟設計 自動於英國擁有一個相對應設計
申請中歐盟設計 九個月內向英國提出相同設計申請

 

已註冊歐盟設計於英國維持
針對2020年12月  31日前(含)已經獲得權利的的歐盟設計,英國智慧財產局將沿用原先設計權期間,設計權人必須於繳納年費期限向英國智慧財產局繳納年費,以延續其設計於英國受到保護。

英國設計與歐盟設計年費繳納期限相同,每五年繳納一次,權利最長為25年。

延後公告之歐盟設計
若歐盟設計申請人於2020年12月31日前(含)針對其歐盟設計申請延後公告,2021年1月1日後將不會自動於英國擁有一個相對應設計。申請人必須於九個月內向英國智慧財產局提出相同設計申請。英國智財局承認原先歐盟設計申請日及優先權日 ,且該英國設計申請案無需經過英國再次審查。

從上述說明可知,於2020年12月31日前(含)確定的歐盟商標或設計權,其權利人無需採取任何措施,即可擁有相同的英國商標及設計。而未於2020年12月31日前(含)確定的歐盟商標或設計權,英國智財局亦給予長達9個月的時間,讓其申請人於英國提出相同申請,以擁有與原歐盟商標或設計相同基礎的申請案,而有機會獲得相同權利。

若您正在考慮提出歐盟商標或設計申請案,並同時希望在英國獲得保護,由於審查需時,為避免不必要之風險,建議您針對歐盟及英國分別提出申請,以確保在歐盟及英國獲得權利。

參考資料

英國智慧財產局UKIPO