亞律智權雙月刊-2020年八月份專刊

善加利用專利審查高速公路加速取得國內外專利核准

文 / 林佳保 資深副理
2003年起歐、美、日三大專利局合作,開始彼此交換專利檢索成果的計畫,目的在於藉由各國專利局間共享專利檢索工作成果,來達到降低專利局檢索工作負擔、加速案件審查速度的目的。而後各國專利局間逐漸以此合作架構開始試行專利審查高速公路(Patent Prosecution Highway,簡稱PPH)計畫。而臺灣專利局自100年9月1日起即與美國開始實施專利審查高速公路試行計畫,臺日雙方也自101年5月1日起實施PPH計畫,並於 103年修正為增強型(PPH MOTTAINAI)。今年109年 5月1日起該試行計畫更進一步地改為永久型合作計畫。隨即臺韓增強型PPH MOTTAINAI試行計畫亦於109年7月1日起改為永久型合作計畫。

專利審查高速公路(PPH)種類

PPH依其實施態樣可分為以下兩種:

  1. 一般型專利審查高速公路(Normal PPH):係指當一專利申請案之部分或全部請求項在先第一申請局(Office of First Filing,簡稱OFF)經過實質審查獲准專利後,該案申請人可以藉由提供給第二申請局(Office of Second Filing,簡稱OSF) 相關資料,使第二申請局OSF得以利用第一申請局OFF的檢索與審查結果,進而加速該案件的審查。
  2. 增強型專利審查高速公路(PPH MOTTAINAI):與一般型專利審查高速公路PPH不同的是,增強型PPH並無先後申請局的限制,只要當一專利申請案之部分或全部請求項在先審查專利局(Office of Earlier Examination,簡稱OEE)經過實質審查獲准專利後,該案申請人可以藉由提供給後審查專利局(Office of Later Examination,簡稱OLE)相關資料,使後審查專利局OLE得以利用先審查專利局OEE的檢索與審查結果,進而加速該案件的審查。

舉例來說:臺美PPH係為一般型PPH,當申請人先申請臺灣專利之後再提出美國專利申請案,申請人就只能將臺灣專利局的審查核准資料提供給美國專利局。若美國專利局審查核准資料較早出爐,受限於一般型PPH的規定,並無法對臺灣專利提出PPH申請。

而臺日PPH為增強型PPH,只要於其中一方專利局經過實質審查獲准專利,就能提出PPH申請將審查核准資料提供給另一方專利局,而不受臺日專利申請前後次序限制。

目前與我國實施雙邊專利審查高速公路(PPH)的國家

目前臺灣參與專利審查高速公路(PPH) 的國家有美國、日本、西班牙、韓國、波蘭、加拿大,其實施樣態如下表所示:

計畫內容 實施態樣 最早開始實施日期(含試行計畫)
臺美PPH 一般型PPH 100年9月1日
臺日PPH 增強型PPH 101年5月1日
*109年 5月1日起改為永久型合作計畫。
臺西PPH 增強型PPH 102年10月1日
臺韓PPH 增強型PPH 104年7月1日
*109年 7月1日起改為永久型合作計畫。
臺波PPH 增強型PPH 106年8月1日
臺加PPH 增強型PPH 107年2月1日

我國發明專利案提出專利審查高速公路(PPH)的要件

  1. 申請案的適格性 以一般型PPH計畫提出PPH申請之我國發明專利申請案,應具備以下態樣之一:
    a.臺灣申請案主張美國申請案為優先權基礎案。
    b.臺灣申請案主張專利合作條約(PCT)申請案為優先權基礎案,該PCT申請案指定美國且未曾主張優先權。

    以增強型PPH計畫提出PPH申請之我國發明專利申請案,應具備以下態樣之一:
    a.臺灣申請案主張日本、西班牙、韓國、波蘭或加拿大申請案為優先權基礎案。
    b.臺灣申請案主張專利合作條約(PCT)申請案為優先權基礎案,該PCT申請案指定日本、西班牙、韓國、波蘭或加拿大且未曾主張優先權。
    c.臺灣申請案被日本、西班牙、韓國、波蘭或加拿大申請案主張為優先權基礎案。
    d.臺灣申請案與日本、西班牙、韓國、波蘭或加拿大申請案主張相同之優先權基礎案。

  2. 對應之申請案件須經由實質審查,至少應有一個或多個請求項達到可核准之情形。
  3. 提出PPH申請的時點必須是申請人已經收到專利局通知即將進行實體審查後,且該案尚未發出首次審查意見通知函。

專利審查高速公路(PPH)效果

根據臺灣智慧財產局所公布108年7-12月的PPH審查資訊統計數據來看,PPH案件的核准率為95%,高於所有發明專利申請案的76.9%,且其中PPH案件有39.8%的機率未經過OA而直接獲准。雖然各國專利局即使收到PPH申請的可核准資料,還是會針對內容做出自己的審查判斷,並非能完全保證取得專利,但以目前統計所得的資料,對於申請人獲准專利權還是有實質幫助的。

而以審查所需之時間來看,PPH申請案自PPH文件備齊至發出首次OA的平均時間為1.59個月,所有發明專利申請案自申請實審日至首次OA之平均時間為8.69個月。PPH案件自PPH文件齊備至審結之平均時間為3.95個月,所有發明專利申請案自申請實審日至審結之平均時間為13.57個月。再者,PPH案件平均OA次數為0.62次,所有發明專利申請案平均OA次數則為1.06次。可以看出PPH案件無論是在首次OA時間或審結均時間上均有大幅縮短,而平均OA次數也有明顯的減少。

  PPH申請案 所有發明專利申請案
核准率% 76.9 76.9
逕准率% 39.8 6.2
首次OA時間(月) 1.59 8.69
審結時間(月) 3.95 13.57
平均OA次數 0.62 1.06

結語

對於專利申請人來說,申請過程中所耗費最大的成本不外乎是時間成本及金錢成本。而專利審查高速公路(PPH)不論是在加速審查時間或是減少OA的次數都有顯著的幫助,最直接的就是可以降低專利申請人等待專利核准所耗費的時間成本,而減少OA的次數也意味著減少撰寫答辯申復所花費的金錢成本。若申請人原本即有申請多國專利的需求,不妨試著透過專利審查高速公路,來加速取得國內外專利核准。

接續內文
亞律智權雙月刊-2020年六月份專刊

淺談著名已故人士的肖像權

文 / 陳韻如 商標專員

使用已故之人肖像做為商標圖樣,是否有侵權行為?是否需取得所有繼承人同意方可申請商標註冊?

身為知名手工製鞋廠第三代的小保,原本在國外就業,經父母要求返國接手家族企業,卻發現原來自家企業長久使用的標識一直未申請商標註冊,經與父母商量後,決議以已故之第一代創始人的肖像向智慧財產局申請商標註冊並經核准,嗣後卻收到遠房親戚以「未經所有繼承人同意,擅自使用創始人肖像,有侵害肖像權之虞」為由提起民事訴訟。

小保深感疑惑,故在友人建議下前往專門處理智慧財產權的事務所詢問該起訴理由是否合理。

何謂肖像權?

所謂「肖像權」,是指個人對其肖像是否公開之自主權利。又現今我國法律雖未明文將「肖像權」當作一個單獨的權利,但以法院的判決內容來看,已普遍將「肖像權」視為一種「人格權」。

肖像權的存續時間

肖像權固屬人格權之一種,參酌我國現行民法第6條規定:「人之權利能力,始於出生,終於死亡。」又按肖像權與權利主體有不可分離之密切關係,具有專屬性與不可讓渡性,故非繼承之標的。是以,肖像權自出生時即可主張,死亡時自然消滅,倘該當事人已死亡,原則上自無再予保護肖像權之餘地1 ,惟若該肖像已具備經濟利益而具有財產權之價值時,尚非不得由繼承人繼承之2

使用他人肖像權是否有違反商標法之虞?

按商標法第30條第1項第13款規定:「有他人之肖像或著名之姓名、藝名、筆名、字號者。但經其同意申請註冊者,不在此限。」本款旨在保護自然人之肖像權等人格權不受他人侵害,故若欲以他人肖像做為商標申請註冊者,則需取得該他人所簽署之商標註冊同意書 3,並主動向智慧財產局檢附該同意書及身份證明文件(如肖像為申請人本人,則檢附身份證明文件並主動說明即可)。 又本款所稱之他人肖像,並不以寫實畫風或是照片為限,因為肖像具有高度識別性,所以即便係以漫畫或其它藝術手法所呈現的肖像,只要可辨認或聯想出該圖像是該他人時,即屬之。

如果發現自己的肖像遭他人申請商標註冊時,該如何維護權利?

一、按商標法第48條規定,任何人得自商標註冊公告日後三個月內,向經濟部智慧財產局提出異議,撤銷商標註冊。
二、另按商標法第57條規定,利害關係人或審查人員得自商標註冊公告日後五年內,向經濟部智慧財產局提出評定,撤銷商標註冊。
三、又肖像為個人形象及個性的表現,若使用於商業上,亦具財產權之性質,得發揮其經濟上之利益與價值,故未經肖像權人同意,就其肖像為攝影、寫生、非以幽默為目的之漫畫陳列、複製,或以肖像作營業廣告,均構成對肖像權之侵害。此時肖像權人即可按民法第18條規定,請求法院除去其侵害或防止之,並得依同法第184條第1項前段、第195條第1項向該侵害之人就肖像權人財產上及非財產上之損害請求賠償。 4

與前述相類似的案情,可以參照
最高法院104年度台上字第1407號民事判決
事實概要:
上訴人主張被上訴人香港白花油公司及顏玉瑩和興公司之共同法定代理人顏福成(為顏玉瑩之子),未經上訴人及其他繼承人同意,擅自將「顏玉瑩」之中文姓名及肖像使用於白花油公司所生產之產品包裝盒、容器、仿單上,並委託被上訴人統一藥品股份有限公司代理銷售。另顏福成以「顏玉瑩」姓名設立顏玉瑩和興公司,該公司並以顏玉瑩中文姓名、英文姓名(MR. GAN GEOK ENG)及肖像連用,或顏玉瑩中文姓名分別與「和興」、「萬應」、「白花」連用方式,申請多類商品之商標權登記,均不法侵害與顏玉瑩姓名權、肖像權、人格權具有財產價值相關之權利。
判決概述:
本件系爭姓名肖像於顏玉瑩生前,似已具相當之經濟利益,倘其死亡後,該經濟利益依然存在,顏福成於顏玉瑩死亡後,使用系爭姓名肖像得利,或無不可;然若被上訴人使用系爭姓名肖像為商標或商品包裝等,獲取私利之舉,僅獲顏福成一人之同意,未經顏玉瑩其餘繼承人全體或多數之同意,且其使用方式已妨礙上訴人等其餘繼承人之合法利用,則上訴人主張被上訴人侵害顏玉瑩人格權及人格特徵所具財產法益之相關權利,依繼承法則,得請求回復云云,是否毫無足取,非無研求之餘地。

結語

隨著社會變動、企業競爭激烈,常見利用姓名、肖像等人格特徵於商業活動,產生一定之經濟效益,該人格特徵已非單純享有精神利益,實際上亦有其「經濟利益」,而具財產權之性質,應受保障。又人之權利能力終於死亡,其權利義務因死亡而開始繼承,由繼承人承受。故人格特徵主體死亡後,其人格特徵倘有產生一定之經濟利益,該人格特徵使用之權利尚非不得由其繼承人繼承,而無任由第三人無端使用以獲取私利之理。
按最高法院104年度台上字第1407號民事判決內容,雖該判決並未明確表示具有經濟效益之已故人士肖像權可得繼承之,但依該判決將原二審判決廢棄,發回智慧財產法院一事觀之,據此,小保之遠房親戚以其未取得所有繼承人同意即使用第一代創始人之肖像申請商標註冊有侵害肖像權為由提起訴訟,似為有理。加上目前尚未有其他判決就類似之案情做出最新審判,故若遇到相類似之案情時,實務上應會以最高法院104年度台上字第1407號民事判決為審查依據。
因此,為確保申請人嗣後合法使用他人肖像權之權益,建議申請人在以著名已故之人肖像申請商標註冊時,應先取得所有繼承人之同意,以免衍伸後續相關侵權爭議

參考資料

[1] 智慧財產法院102年度民商上字第5號民事判決
[2] 最高法院104年度台上字第1407號民事判決
[3] https://topic.tipo.gov.tw/trademarks-tw/cp-536-860496-faf5d-201.html
[4] 臺灣高等法院 96 年重上字第 323 號民事判決