亞律智權雙月刊-2020年六月份專刊

專利修正行不行?概述臺灣及中國大陸對於發明專利修正之相關規定

文 / 吳俊億 專利師
發明專利申請過程中,最常見的情形不外乎就是「修正」這個程序了,不論是為了與前案有所區隔,又或者是為了專利範圍描述的明確性、專利性,都免不了必須對專利說明書進行「修正」,方得符合前述要求,進而獲准專利權。然而,各國審查對於專利修正規定皆有不同,如何符合相關規定避免遭遇核駁問題,即為本文所要論述之要點。以下就臺灣及中國大陸的部分進行分析說明:

臺灣

根據專利法第43條第1項規定:「專利專責機關於審查發明專利時,除本法另有規定外,得依申請或依職權通知申請人限期修正說明書、申請專利範圍或圖式。」並依據審查基準2.6.1「修正之時機」規定,在專利專責機關發給審查意見通知前,申請人均得進行修正;而在審查意見通知發出後,僅得於審查意見通知書指定期間進行修正,而在專利初審核駁後,提出再審查者,仍得修正。因此,可知臺灣對於專利修正之時機並未侷限太多。

而在修正範圍的相關規定上,根據專利法第43條第2項規定:「修正,除誤譯之訂正外,不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。」並參酌審查基準更詳細的規定:「申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍,指申請當日已明確記載(明顯呈現)於申請時說明書、申請專利範圍或圖式(不包括優先權證明文件)中之全部事項,或該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載事項能直接且無歧異(directly and unambiguously)得知者,因此並不侷限於逐字逐句解釋申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之文字意思。」換句話說,臺灣對於專利之修正秉持著「只要不要超出原說明書所記載的文字意思,即便是原本沒寫到的文字,只要意思表示清楚、不會造成混淆的空間,即可允許修正。」相對上的來說,是對於申請人較為禮遇的規定。

舉例來說,假設A案件中,原申請專利範圍之獨立項係記載「鉛筆包含有木製的軸狀中空殼體,以及設置於該軸狀中空殼體內的筆芯」,而於圖式中可清楚看到「於鉛筆一端設有橡皮擦」的結構,說明書中並未描述任何有關橡皮擦之文句。若要新增一:「於鉛筆一端設有橡皮擦」之附屬項的話,根據前述專利法及審查基準相關規定,橡皮擦確實揭露於圖式並可直接且無歧異的得知,因此該修正是合乎相關規範,應可准予修正的。

再假設另一狀況,我們欲進一步的限定「橡皮擦設置於鉛筆一端的”固定空間”內」,然,圖式中僅顯示有鉛筆與橡皮擦的組裝後示意圖,固定空間實際上已置放有橡皮擦,因而無法明確顯露”固定空間”的圖示。但由於本領域具有通常知識之人應可直接且無歧異的得知,鉛筆必須要設置於固定空間才能置於鉛筆的一端,因此,這樣的專利範圍限制,仍有准予修正的空間。

中國大陸

中國專利法第33條中規定:「申請人可以對其專利申請文件進行修改1,但是,對發明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權利要求書記載的範圍,對外觀設計專利申請文件的修改不得超出原圖片或者照片表示的範圍。」法條中對於修正的限制也是規定在是否有「超出原說明書和權利要求書記載的範圍」,然而,進一步研究專利法實施細則及審查指南上的規定,則可以發現中國大陸對於修正的規定是較為嚴格的。

先討論修正時機來說,根據專利法實施細則第51條規定,申請人只能在:

  1. 提出實質審查請求時以及收到進入實質審查階段通知書之日起三個月內主動修改。
  2. 在收到專利局發出的審查意見通知書後的指定期間,針對通知書指出的缺陷進行修改。

由上述說明可知,中國對於申請人能進行修正的時機也是規定較為嚴格的,在尚未收到審查意見書的狀況下,也僅有在提出實質審查的一段時間內可進行主動修正而已,並且,在收到審查意見通知書後,也僅能針對通知書指出的缺陷進行修改,修正的權利在此階段被大幅度的限縮。因此,對於修正範圍的規定上,也會因為修正時機點的不同而有差異:

  1. 若是於主動修正的時間點進行修正,需要符合:「根據原說明書和權利要求書文字記載的內容以及說明書附圖能直接地、毫無疑義地確定的內容」的條件下,即可進行修正。以前述A案舉例來說,新增:「於鉛筆一端設有橡皮擦」之附屬項,在主動修正階段仍是可以符合相關規定的,但若要進一步增加「橡皮擦設置於鉛筆一端的”固定空間”內」的限制,由於固定空間並未明確顯露於圖式中,即便本領域具有通常知識之人可以無歧異的得知,但由於中國對於新增的物件必須要「直接地、毫無疑義地確定於原說明書或附圖」,因此”固定空間”的條件限制是無法符合中國修正規定的。
  2. 若是於收到審查意見通知書後的指定期間進行修正,則必須要符合專利法實施細則第51條第3款的規定:「申請人在收到國務院專利行政部門發出的審查意見通知書後對專利申請檔進行修改的,應當針對通知書指出的缺陷進行修改」,因此,若要新增:「於鉛筆一端設有橡皮擦」之附屬項,則不是針對通知書指出的缺陷所進行的修改,因而無法符合前述規定,申請人將無法進行這樣的修正;並且當然的,也是無法新增「橡皮擦設置於鉛筆一端的”固定空間”內」的修正。

綜上所述,臺灣及中國大陸對於申請期間的修正,雖然都秉持著只要「不超出原說明書及圖式所揭露之範圍」的條件下而准予修正,但由上述說明即可知,中國大陸對於修正的規定,不論是修正的時機點以及修正的範圍都較臺灣來的嚴格,申請人除了在修正時要特別注意,避免多收到一次審查意見通知之外,也應於申請前撰寫說明書內容儘量明確揭露且多加留意,才不至於在修正階段無法進行對應修改。

備註:
[1] 中國專利法中”修改”即為臺灣”修正”之相同用語,為了前後文的一致,本文於描述時仍統一使用”修正”來說明,僅於引用中國對應法條時使用”修改”一詞。
參考資料

臺灣專利法、臺灣專利審查基準、中國專利法、中國專利審查指南、中國專利法實施細則

接續內文
亞律智權雙月刊-2020年六月份專刊

什麼!簽了加盟授權契約,還被要求換招牌!?

文 / 林志豪 商標代理人

小銘是飲料店的加盟主當初與A商標權人小祐簽立加盟授權契約後就一路順遂的營運了10數年,孰知某天收到小宸的律師函,告知其已因移轉受讓A商標,現為A商標權利人,並要求小銘必須與其另外簽立加盟授權契約,否則應立即撤換招牌,不得再使用A商標。

小銘滿頭疑問,明明早前已經與原A商標權人小祐簽立加盟授權契約,現在究竟能不能繼續使用A商標呢?

現今消費意識高漲,通常民眾消費都想買的好,還要買的安心,故創業者想要迅速打響店鋪知名度,取得消費者對產品信心,加盟現有連鎖體系的品牌無疑是最快的方式之一,透過總店的行銷宣傳讓旗下的加盟主共享媒體廣告的經濟效益。

但加盟契約條款落落長、加盟主要完全理解已非易事,簽約前若沒有諮詢律師,更難發現隱藏在契約文字後的小細節,本文即就一般加盟主鮮少注意的商標(即加盟品牌)授權登記,說明如未進行登記,將來加盟後可能遇到的窘境。

商標法第39條規定,我國商標授權可分為專屬授權及非專屬授權,其中更明定商標授權【非經商標專責機關登記者,不得對抗第三人】及【授權登記後,商標權移轉者,其授權契約對受讓人仍繼續存在】;而所謂第三人即指除商標權人與相對人外,對於該商標權利有正當利益之人,蓋因商標權為無體財產權,無法如動產一般交付,故商標法第12條規定:「商標專責機關應備置商標註冊簿,登載商標註冊、商標權異動及法令所定之一切事項,並對外公開之。」,讓第三人可以清楚知道該註冊商標的權利負擔,並受該登記事項所拘束。

與前述相類似的案情,可以參照

  1. 智慧財產法院 105 年民商上字第 3 號民事判決:

    事實概要:
    上訴人主張被上訴人之註冊第400680號商標權及第786261號商標權是由訴外人移轉與被上訴人,被上訴人仍應受上訴人與訴外人之原授權契約拘束,要求繼續使用。

    判決概述:
    法院認為只有在商標授權經登記之場合,商標移轉後該授權關係對受讓人才繼續存在,若根本未為商標授權登記,則商標移轉後基於債之相對性原則,受讓人自無受授權契約拘束之可能,而上訴人所主張之商標授權關係並未有任何登記公示,上訴人自不得以其與訴外人間之授權關係對抗第三人即被上訴人。

  2. 智慧財產法院 107 年民商上字第 11 號民事判決

    事實概要:
    上訴人與訴外人於民國104 年5 月29日訂定「合作協議書」(下稱系爭合作協議書),由訴外人將註冊第01137823號商標(下稱系爭商標)移轉予上訴人,之後上訴人逐一以電話及發函告知被上訴人若欲繼續使用系爭商標,應重新與上訴人簽署授權合約,惟被上訴人等11人皆置之不理。

    判決概述:
    法院認為授權未登記,商標權移轉者,商標受讓人即可不受其前授權契約之拘束,故上訴人主張被上訴人與訴外人之不定期加盟合約授權關係,均未向商標專責機關(經濟部智慧財產局)登記,系爭商標移轉登記予上訴人後,上訴人不受被上訴人等與訴外人間之定期、不定期加盟合約授權關係之拘束,為有理由。

    此一判決中有多位被上訴人,然大多被上訴人於收到上訴人通知後即立即更換店面招牌及店名,僅對於故意侵害系爭商標的被上訴人應賠償上訴人新台幣30萬元整。

如前言所提,小銘與小祐簽署加盟授權契約,基於債之相對性,該契約僅在兩人間產生拘束力,一般人並無法知悉該契約的存在,也無法知悉契約條款如何約定,倘要不知情的商標受讓人小宸容忍與他人共同使用A商標的不利益,對於小宸也顯失公平,故目前法院判決也多依照商標法規定,認為商標授權未經登記,不得再據此對抗商標的受讓人。

因此,建議加盟業主,於簽立加盟契約時應特別留意商標授權相關條款,最好能事先找律師審閱相關合約,再與總店協商,要求商標的授權登記。 如此一來,除可明確知悉總店是否確有商標權及是否為商標權人,預防將來商標移轉後可能需要更換招牌及商標名稱的窘境。

參考資料

商標法、智慧財產法院 105 年民商上字第 3 號民事判決、智慧財產法院 107 年民商上字第 11 號民事判決