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台灣專利分割案之申請策略

文 / 邱昭中 專利部資深副理
專利分割制度在申請實務上,是一項重要的程序,可供專利申請人調配專利權的保護範圍,進而建立起綿密的城牆,達到阻礙競爭者進入所屬領域之目的,因此我國於108年11月1日施行的專利法部分修正條文當中,明確放寬專利分割的適用範圍,以便於專利申請人在申請策略上靈活運用。

於此,本文將介紹專利分割新制度外,亦提出簡例分享,俾讓申請人進一步了解專利分割案的特色與優點。

相關規定與限制

申請發明專利,應符合一發明一申請的重要原則,如果實質上為二個以上的發明時,則不符合申請單一性的規定,得經專利專責機關通知,進行專利分割為二個以上之申請案。或是符合單一性的二個以上發明,則申請人可依需求或是策略規畫,申請分割。由此可見,專利分割可為主動申請或是經由專利專責機關通知為之。然而,專利分割在適用上仍有相關限制,以下一一說明:

  1. 分割案提出時點

    發明專利之分割申請可於原申請案再審查審定前,或於原申請案初審、再審查核准審定書送達後3個月內申請;新型專利申請案之分割,應於原申請案處分前,或於原申請案核准處分書送達後3個月內申請;設計專利申請案之分割,應於原申請案再審查審定前申請。需了解的是,分割申請之提出時點相較於舊法已為放寬。
  2. 不得變更原申請案的專利種類

    原申請案為發明者,分割案也應為發明專利,如分割後之專利種類則欲變更時,應另提改請申請。
  3. 不得超出原申請案的範圍

    分割後之分割案說明書、申請專利範圍或圖式不得超出原申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。換言之,分割案的技術內容僅能自原申請案中分割出來,並受原申請案所支撐,不得新增技術內容。
  4. 分割案與原申請案核准審定之請求項不得相同

    分割案僅能自原申請案之說明書及圖式所揭內容提出分割申請,而不得自原申請案核准審定之申請專利範圍中分割申請,以避免重複授權。另注意的是,若原申請案放棄繳費領證,分割案之請求項與原申請案核准審定之請求項有一項屬相同發明者,亦不符合專利法第34條第6項之規定。
  5. 原申請案經核准審定之內容於分割案申請後不得變動

    原申請案既經核准審定,原申請案之說明書、申請專利範圍或圖式不得因分割而變動,逕依原核准內容公告。

案例

以下簡例係為自原申請案可分割出兩種不同型態的分割案1、2,以供判斷原申請案及其分割案之區別:

原申請案

【說明書內容】
說明書記載有技術A、B、C、D、E、F。

【申請專利範圍】
請求項1:
A+B+C。
請求項2:依附於請求項1並進一步界定D。

分割案1

【說明書內容】
說明書記載有技術A、B、C、D、E、F。

【申請專利範圍】
請求項1:
A+B+C+D+E。
請求項2:依附於請求項1進一步界定F。

分割案2

【說明書內容】
說明書可僅記載有技術D、E、F。

【申請專利範圍】
請求項1:
D+E
請求項2:依附於請求項1並進一步界定F。

優點與效果

  1. 分割案仍以原申請案之申請日為申請日。如有優先權者,分割案仍得主張優先權;如有主張優惠期者,分割案亦可主張優惠期。
  2. 加速申請案的核准時間。如原申請案遇官方發出的審查意見,具有部分可准的請求項時,此時可將不准的請求項申請分割案,使分割案另案申請續爭,而讓原申請案保留可准的請求項,以便快速取得部分技術內容的專利權。
  3. 延續專利審查的次數。如原申請案在再審查過程中時,仍無法克服官方審查意見通知,並取得至少一項可准的請求項時,此時可視情形提出分割案申請,延續申請案再審查的次數,避免直接走上行政救濟的困境。
  4. 於權利布局上的策略運用。於原申請案說明書、圖示中揭示或記載但卻未能及時申請(界定於專利範圍請求項中)的技術內容,於期限內申請分割,以使分割案獨立出來進行專利申請,並享有原申請案之申請日,如此可擴大專利保護範圍,阻礙競爭者對手發展相似的技術。

結論

專利分割程序對於申請人在專利布局上極為重要,若能經常地檢視與挖掘原申請案技術內容當中,是否有保護不及之部分,並靈活地運用該制度,將可避免高經濟價值的專利申請案發生保護不周的處境,申請人不可不重視!

參考資料

專利法108年11月1施行版、專利審查基準2019版

接續內文
智慧

商標共有,行!?不行!?

文 / 林志豪 商標代理人
陽師傅經營糕餅生意,想要在退休前將其長年經營的糕餅品牌(A商標)移轉給兩名得意門徒甲、乙,讓其各自發展,令糕餅品牌得以百年流傳,陽師傅的立意雖然良好,但是商標共有對於共有商標權人在權利行使上有其限制及注意事項,共有商標權人不得不查。本文將以我國現行商標法規定概述商標共有之注意事項,以利權利人分析利避得失:

商標法第46條規定:「共有商標權之授權、再授權、移轉、拋棄、設定質權或應有部分之移轉或設定質權,應經全體共有人之同意。但因繼承、強制執行、法院判決或依其他法律規定移轉者,不在此限」,故權利人如欲長久經營品牌,在決定商標共有前,可先設想當遇到以下情形時,將如何決策:

拓展加盟事業

拓展加盟事業時,商標權人除了要將技術授予加盟主,更重要者在於能讓加盟店可以掛上相同商標,使消費者一眼明白該店家所提供的商品或服務來源與總店一致,然在共有商標的情下,若非經全體商標權人同意,亦即如有一人反對,商標將無法授權他人使用,對於加盟事業的發展恐受嚴重桎梏。

設定質權

所謂”質權”是指因債務人為其債務提供擔保由債務人或第三人移交予債權人的動產或可讓與的財產權,於債權屆清償期未受清償時,使債權人得就該動產或財產權賣得價金優先受償。蓋質權設定本為債務人取得資金運用的手段,而共有商標權人要將其共有商標應有部分設質,需全體共有商標權人同意,對於臨時有資金需求的共有商標權人恐不利將來資產運用。

商標買賣

商標是一種無形的資產,如同一般商品也可以交易買賣,然其價值除因行銷時間的長短、知名度的高低、品牌形象及消費者的青睞程度不同等產生差異外,加上採用不同的估算法可能產生不小的價值差距,故當共有商標權人中有不欲或無法繼續經營而想透過買賣方式移轉他人,共有商標權人間可能因為繼續經營與否或買賣價金歧異導致商標買賣無法順利進行,此將對於不欲或無法繼續經營的共有商標權人產生重大影響,故也是商標共有預先必要列入考量之一。

共有商標使用上的約定

商標主要功能在於讓消費者可以辨別商品或服務來源並得予他人之商品或服務相區別,然共有商標允許共有商標權人各自使用相同相標,恐與商標本質衝突。

又所謂“共有”,可略分為「分別共有」、「公同共有」,「分別共有」者,指數人按其應有部分,對於共有物之全部,有使用收益之權或得自由處分其應有部分,簡言之,各分別共有人除契約另有約定,得自由使用共有物;「公同共有」者,指數人基於法律規定、習慣或法律行為成立一公同關係,而共有一物,而公同共有物之處分及其他之權利行使,除法律另有規定外,應得公同共有人全體之同意,簡言之,公同共有物需全體共同使用或經全體同意使用之人方能使用。

然商標法在100年6月29日修正公布前,雖無共有商標之規定,也未明文禁止商標共有之情事,惟在商標審查實務上,商標主管機關為避免商標共有與商標專用權之性質抵觸,致消費者對商品來源有混淆誤認之虞,以往僅容許以表彰同一來源之「合夥」、「併列公同關係之共有」等方式申請商標共有[1],而法院判決也認為商標登記為共有,將使系爭商標因而分屬二不同主體,如分別使用,將導致混淆誤認,與商標應表彰同一來源之性質有違[2],故亦採同一認定。

但為因應實務上共有之需求,修法後新增商標共有規定,並說明共有商標權之共有關係有分別共有及公同共有二種,依民法第八百三十一條規定,共有商標權應準用民法分別共有或公同共有之規定,是以當:

(一)共有商標為公同共有:
商標公同共有,如前述是因合夥或其他法律關係成立其權利之行使,故適用民法第828條規定,原則上亦應經全體共有人同意,共有人不得任意自行使用商標,否則仍可能成立侵權[3],然亦有認為縱公同共有商標權人獨自使用商標也不構成侵權[4],故當共有商標人面臨拆夥,對於共有商標的處置也未能達成共識,此際,各共有商標權人能否各自繼續營業使用,在法律上便產生不確定的風險。

(二)共有商標為分別共有:
商標分別共有,雖各共有商標權人不能擅自授權他人使用或移轉應有部分,但因為可各自使用相同商標且各自營運,當共有商標權人間經營方式分歧,除了可能導致將來商品或服務品質的不一致,更可能互相影響商譽,此時,共有商標權人辛苦累積的心血可能因為其他共有商標權人經營不善或管理漏洞,付之一炬。

結語

依現行商標法規定,共有商標可分為公同共有及分別共有,除一般商標權人難以明瞭其中差異,恐導致共有商標權人得否使用商標的不確定性,加以共有商標對於品牌經營的變數及限制不小,建議申請人如非不得已要與他人共有商標,應詢問專業人員建議,並事先委請律師擬定契約,為將來風險完整規劃布局,及早讓各共有商標權人認知利弊,嗣後如要分道揚鑣,也較可接受共有商標如同達達的馬蹄是美麗的錯誤,再各自奔向錦繡前程。

備註:
[1] 經濟部智慧財產局八十八年七月二十日智商九八○字第二一五三○八號函
[2] 最高法院97年度台上字第2089號判決,臺灣高等法院98年度上更(一)字第13號判決
[3] 智慧財產法院105 年民商訴字第 20 號判決
[4] 智慧財產法院107年民商上字第12號判決

參考資料

經濟部智慧財產局八十八年七月二十日智商九八○字第二一五三○八號函、最高法院97年度台上字第2089號判決,臺灣高等法院98年度上更(一)字13號判決、智慧財產法院105 年民商訴字第 20 號判決、智慧財產法院107年民商上字第12號判決、商標法逐條釋義106年1月新版

接續內文
智慧

自己不能唱自己的歌-從青峰被起訴事件談專屬授權

文 / 林佳保 專利部資深副理

原蘇打綠主唱吳青峰與其恩師林暐哲於2018年年底,在臉書貼出兩人共同聲明,宣布兩人正式結束合作關係。次年,青峰遭前經紀人林暐哲提告,指稱其違反雙方簽訂的「詞曲版權授權合約」,在未經林暐哲音樂社同意或授權的情形下,公開演唱由青峰所創作的相關音樂著作。說到這裡一般人應該都覺得非常奇怪,為甚麼青峰演唱自己創作的歌曲,還會被他人告侵權?!明明是自己創作的歌曲,又不是抄襲其他人的創作。

問題就出在當初青峰與林暐哲音樂社簽訂的「詞曲版權授權合約」,雙方約定合約期間內,青峰所創作的音樂著作均『專屬授權』給林暐哲音樂社。

依著作權法第37條第4項之規定:「專屬授權之被授權人在被授權範圍內,得以著作財產權人之地位行使權利,並得以自己名義為訴訟上之行為。著作財產權人在專屬授權範圍內,不得行使權利」。簡單來說,當著作權人將著作權『專屬授權』給其他人後,不僅不能在專屬授權範圍內再授權給其他人,連自己都不能使用。

回過頭來,當初青峰簽的「詞曲版權授權合約」不但將所創作的音樂著作均『專屬授權』給林暐哲音樂社,其專屬授權範圍甚至約定為全世界,因此於合約有效期間內,在沒有取得林暐哲音樂社同意的狀況下,青峰是不能公開演唱自己專屬授權林暐哲音樂社的音樂著作。

而常見的授權方式有專屬授權、非專屬授權及獨家授權三種方式,其權利區別整理如下表:

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同樣地,這三種授權方式除了著作權外,亦適用於專利權及商標權,若有需要與他人簽訂授權契約,千萬要留意選擇的授權方式是否與您預期相同哦!