從「蝦博士」與「博士蝦」一案觀商標侵權於刑事訴訟之主觀要件認定

文/許瑞伶 商標專員

一、案例事實經過：

  申請人以「蝦博士DR. SHRIMP及圖」商標（下稱「蝦博士商標」）於104年3月10日向智慧財產局提出申請並指定使用於第29類「非活體水產製品、魚製品、乾燥蝦、乾製蝦、非活體水產、非活體蝦、非活體蝦子…（下略）」商品，後於審查階段被認定與「博士蝦Dr.Shrimp及圖」商標（註冊第01682779號，下稱「博士蝦商標」）構成近似，由於均指定於同一或類似之非活體水產、非活體蝦子等商品，而遭智慧財產局於104年10月21日做出核駁審定之處分，經訴願駁回後上訴智慧財產法院而有105年行商訴字第70號判決；另外，博士蝦商標權人發現蝦博士商標申請人在商標尚未核准之前已有使用於其販售之蝦酥類商品外包裝之事實後，以蝦博士商標申請人有商標法第95條第3款侵害博士蝦商標權之嫌，提起刑事訴訟而有智慧財產法院105年刑智上易字第62號判決。

二、智慧財產法院105年行商訴字第70號判決

法院判斷概要：

1. 商標是否構成近似，應以「外觀」、「觀念」、「讀音」進行判斷；而二者商標外觀雖不構成近似，但是傳達觀念相同，且僅有讀序排列變化，讀音並未改變，屬低度近似商標。
2. 於實際交易唱呼之際，消費者不易區辨二者之差異，有致生混淆誤認之虞。
3. 二者指定使用於同一或類似之水產或其加工食品相關商品，屬於高度類似商品。

結論：蝦博士商標與博士蝦商標構成近似，蝦博士商標仍不准註冊。

三、智慧財產法院105年刑智上易字第62號判決

法院理由概要：

1. 博士蝦商標權人（即告訴人）於104年6月23日提出本件告訴；而如前述，智慧財產局於104年10月21日始對蝦博士商標發核駁審定書，是以，告訴人提出告訴時，蝦博士商標申請人（即被告）仍未能確認蝦博士商標不得註冊。
2. 告訴人曾自行供稱其在向員警指訴被告違反本案商標法犯行之前，未曾以存證信函或其他方式通知被告博士蝦商標遭蝦博士商標侵害之情事。因此，無從認定被告已知悉告訴人註冊取得「博士蝦」商標權，而有侵害告訴人「博士蝦」商標權之故意。
3. 行政爭訟之結果（智慧財產法院105年行商訴字第70號判決結果：蝦博士商標與博士蝦商標構成近似）不利於被告，亦未必能推論其有侵害博士蝦商標之故意。故不能僅以事後之行政爭訟結果，即推論被告有侵害商標權之故意。

結論：缺乏主觀要件（無「故意」），被告並無侵害博士蝦之商標權。

四、法條討論—商標法第95條【侵害商標或團體商標之罰則】之主觀要件

  根據智慧財產法院103年度刑智上易字第11號刑事判決所述：「按行為非出於故意或過失者，不罰；過失行為之處罰，以有特別規定者為限，刑法第12條定有明文。而商標法第95條第3款之侵害商標權罪，既無處罰過失行為之特別規定，自須以行為係出於侵害商標權之故意，始能成罪。」意即商標法第95條所規定之「為行銷目的使用相同或近似商標於同一或類似之商品/服務」，主觀上應有侵害商標權之故意，若以上揭「蝦博士商標」與「博士蝦商標」之刑事訴訟一案觀之，因蝦博士商標申請人主張自身並非故意，而博士蝦商標權人亦未能舉證對方有侵害商標權之故意，縱使於行政訴訟上二商標經認定有構成近似，但無論是智慧財產局之行政處分或是法院訴訟判決時點均晚於博士蝦商標權人提起刑事訴訟之時間，蝦博士商標申請人在尚未確定自身商標與博士蝦商標確為近似商標之情況下，其使用蝦博士商標於主觀上實難推論具有侵害商標之故意，是以，法院方認定蝦博士商標申請人缺乏主觀要件而駁回告訴人之上訴。

五、法條討論—商標法第97條【販賣或意圖販賣仿冒商品之罰則】之主觀要件

  相對於第95條所規定之因「使用」侵害他人商標而言，商標法第97條所規定之「販賣或意圖販賣侵害商標權之商品」，在主觀構成要件的認定上更為嚴格，商標法第97條規定：「明知他人所為之前二條商品而販賣，或意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入者，處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣五萬元以下罰金；透過電子媒體或網路方式為之者，亦同。」於智慧財產法院102年度刑智上易字第22號刑事判決中亦有明確指出：「按商標法第97條規定係以行為人『明知』為侵害他人商標權之商品而仍販賣、意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入為其構成要件。準此，行為人除須客觀上有販賣、意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入仿冒商標商品之行為外，就其所販賣、意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入者係屬侵害他人商標之商品，在主觀上更須『明知』（直接故意），始能構成犯罪。又所謂『明知』（直接故意），乃指行為人對於構成犯罪之事實（在本件即為販賣仿冒他人商標商品之事實），明知並有意使其發生者而言（刑法第13條第1 項規定參照），設若行為人對構成犯罪之事實，在主觀之心態上，僅係有所預見，而消極的放任或容任犯罪事實之發生者（即間接故意，刑法第13條第2 項規定參照）或僅有過失，則其仍非本罪所欲規範處罰之對象。」據此，可以看出若要有商標法第97條之適用，必須要行為人主觀上對於販賣仿冒他人商標商品之事實，明知並有意使其發生之直接故意，若僅有消極放任犯罪事實發生之間接故意或是過失則無該法條之適用。

六、結論

  自上述「蝦博士」與「博士蝦」一案，可以明顯看到同樣的兩件商標爭議，於行政訴訟與刑事訴訟上卻有截然不同的判決結果，從中我們可以得知商標侵權之刑事責任是較難構成的，原因在於針對行為人主觀上是否具有「故意」（或「明知」），實務上通常採取較嚴格的標準，與民事侵權成立僅需有「過失」不同。 因此，建議處理商標侵權爭議事件時，應先以「發函」作為舉證侵權人有侵害商標權「故意」之手段。於提出告訴時，若能舉證侵權人具有故意，則建議可以提出刑事告訴，並於刑事訴訟起訴後提出「刑事附帶民事訴訟」；若未能具體舉證或沒把握舉證侵權人具有故意，建議應就民事及刑事訴訟分別起訴或僅提起民事訴訟，始不至徒勞無功！

從「小南門及圖」一案觀逾越註冊商標指定使用商品/服務之使用行為是否構成侵害他人之商標權

文/陳韻如 商標專員

一、事實背景

  原告寰宇麵食館有限公司所有之註冊第00086392號、註冊第00789633號及註冊第01137324號商標（下合併簡稱系爭商標）與被告小南門食品有限公司、小南門餐飲有限公司所有之註冊第00910408號商標（下簡稱408號商標）構成近似，而408號商標僅指定使用於第29類豆花商品，被告卻基於行銷目的以商標圖樣中之「小南門」文字提供各式餅類、餃類、湯包、各式飯麵商品及湯品、熱炒菜餚之商品（下簡稱系爭商品），原告迺以被告逾越其商標指定使用商品，而侵害系爭商標之故，向被告提起侵權行為損害賠償之訴。

二、 智慧財產法院107年度民商訴字第18號民事判決

（一）被告在系爭商品上使用408號商標，是否有構成侵害商標權之行為，法院認為應先判斷兩造商標是否構成近似，及指定使用之商品或服務是否類似* ：
   ✱商標法第68條第3款：「未經商標權人同意，為行銷目的於類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞，為侵害商標權。」

1. 按系爭商標圖形部分為舊城樓外型，具有傳統燕尾脊屋頂及城門等特徵，結合「小南門」中文字。而408號商標則係由一橢圓框內以「南」字設計之城門圖樣及右側小南門中文字組成，該城門圖樣雖經過抽象化設計，惟仍具有相同之燕尾脊屋頂及城門等顯著特徵。故二商標相較，雖於城門圖樣設計及「小南門」之字體上有些微差異，然由整體觀之，予人之寓目印象極為相仿，讀音及觀念亦相同，因而構成高度近似之商標。
   
2. 又按註冊第00789633號及註冊第01137324號之系爭商標指定使用於第30類之便當、飯盒、麵條、乾麵、牛肉麵、冷凍水餃等商品與系爭商品相較，二者商品原料、用途、功能大致相當，且經常來自相同產製者。而註冊第00086392號之系爭商標指定使用於第42類之餐廳、冰果店、飲食店、冷熱飲料店、小吃店、餐飲店服務，與系爭商品相較，因二商標所提供商品、服務之場所及行銷管道有所關聯，商品產製與服務提供者有共同性，買受人與服務對象亦相重疊，故系爭商品與系爭商標指定之商品或服務間應存在高度類似關係。
3. 被告雖有抗辯商標圖樣中「小南門」字樣僅係在表彰位於臺北市延平南路與愛國西路交會路口圓環上知名「小南門城」，因此不具識別性，故在判斷商標是否近似時，應排除「小南門」字樣，僅就兩造商標之城門圖樣去判斷。按一般單純由描述所指定商品或服務的產地名稱或標識所構成之商標，如未於市場上長期大量使用，確實通常不具識別性，惟該地名是否不具識別性，尚應考量其與指定使用之商品/服務間，有無表示製造地、生產地、來源地，或服務的提供地等不具識別性之情事，來加以判斷。準此，系爭商標之小南門或其相應之「小南門城」與指定使用於餐廳、小吃店等服務或便當、乾麵等商品並不具關連性，一般消費者亦不會將小南門與餐廳、小吃等商品/服務類別作一聯想，故系爭商標圖樣中之「小南門」屬地理名稱的任意使用，因而具有高度識別性。因此在判斷商標是否近似時，仍應將「小南門」字樣與城門圖樣一併觀之。
4. 又被告雖再抗辯，其於提供餐飲服務時所實際使用之商標態樣與經註冊之408號商標並不相同，故與系爭商標並不構成近似。惟查，被告於實際使用時雖另有搭配「點心世界」或「傳統豆花」等字，但該等字樣僅係表明所販售產品之類型，屬描述性標識，亦欠缺識別性，故消費者之寓目印象，仍會在408號商標上。

（二）智慧財產法院認定被告確實有侵害系爭商標權之過失
  按408號商標僅指定使用於豆花商品，卻逾越指定之商品而使用於系爭商品上，又因408號商標與系爭商標整體構成高度近似，以及二商標所指定/提供之商品/服務高度類似，恐致消費者產生混淆誤認。再者，被告欲跨類使用時，本自應就其是否有侵害他人之商標作最低限度的查證，反之，則難謂無過失。是以，被告使用近似系爭商標之408號商標於類似之商品或服務，即有侵害系爭商標之過失。

三、結論

隨著社會科技的進步，智慧財產權受到越來越多人的重視，因智慧財產除係無形的資產外，亦可能為智慧財產權人帶來可觀的收益，故若他人稍有侵害，恐致生智慧財產權人偌大損失。是以，商標權人在商標使用上，應確實遵行商標法規定，切勿擅自使用於未指定之商品/服務類別，以免有侵害他人商標權之虞而遭高額求償（如本件原告即向被告請求高達6,984萬元之損害賠償，後經法院審酌減至127萬餘元）；又按商標權人於取得商標註冊許可後，已取得排他之專用權* ，故若發現所有之註冊商標有遭他人侵害者，亦應積極向該他人請求除去或防止之，以免嗣後造成經濟效益上之損失擴大。
✱商標法第35條第1項：「商標權人於經註冊指定之商品或服務，取得商標權。」

委託製造之侵權責任歸屬

文/吳俊億 專利師

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