Placeholder image

淺談申請專利範圍的解釋-
請求項差異化原則

文˙章正裕

前言
  確定申請專利範圍,是進步性和專利侵權判斷的首要步驟,如何客觀且精準地解釋申請專利範圍,對專利爭議案件的處理有相當大的影響。雖解釋申請專利範圍最終是由審理的法官決定,然申請專利範圍從專利審查時與智慧局的溝通,或舉發與侵權時兩造的攻防,皆以申請專利範圍解釋的探究為本質,不得不重視其解釋原則。在申請專利範圍解釋的諸多原則之中,「請求項差異化原則(Doctrine Of Claim Differentiation)」在實務上已廣為適用,故本文擇此原則論述,以供各界參考。

申請專利範圍的請求項架構
申請專利範圍,包含:
獨立項:
  獨立項應敘明申請專利之標的名稱,以及申請人所認定之發明的必要技術特徵,以呈現申請專利之發明的整體技術手段。
附屬項:
  附屬項,係依附在前之獨立項或附屬項的另一請求項。解釋附屬項之技術內容時,必須包含所依附之請求項所有技術特徵,再以詳述或附加方式界定附屬技術特徵,附屬項可視為被依附之請求項的特定實施方式,附屬項範圍為所依附之請求項所包含。

請求項差異化原則之意涵
  請求項差異化原則,是從美國專利實務發展出來,我國智慧財產法院也採認。該原則的意涵,在於同一專利的獨立項和附屬項,或附屬項之間,雖有從屬關係,但解釋每一請求項時應各自獨立,在對同一專利中不同請求項解釋時,應以各請求項間的權利範圍存有差異為原則。因此,我國專利實務也認為,申請專利範圍中被依附的獨立項或附屬項,得以所依附的附屬項為解釋依據,當解釋申請專利範圍時,除了判斷被依附的請求項文義,並應對照所依附的請求項詳述或附加界定的技術特徵區別出差異,不得將附屬項的技術特徵任意讀入被依附的請求項。

實務判決案例
案例一:105年民專上字第41號民事判決 本判決關於系爭專利2請求項1、16「凹室」,其解釋:「…上訴人爭執系爭專利2之「凹室」與被證8-1之溝(41)不同,無非係以凹室未貫穿電路板(亦即凹室之厚度小於電路層之總厚度)為由,惟依申請專利範圍之請求項差異化原則,系爭專利2請求項2、17(分別依附於請求項1、16)既已界定「該凹室的厚度小於該等電路層的總厚度」之附屬技術特徵,顯見上訴人無意將請求項1、16之凹室僅限定為未貫穿電路板之態樣(亦即應包含貫穿或未貫穿兩種態樣),否則請求項1、16在解釋上將與請求項2、17實質相同。」

,可知本案基於請求項差異化原則,依系爭專利2請求項2、17界定的附屬特徵,解釋請求項1、16的「凹室」應包含貫穿或未貫穿兩種態樣。

Placeholder image

案例二:102年行專訴字第37號行訴判決: 本判決關於系爭專利請求項1「殼體所包覆」的程度,其解釋:「系爭新型專利更正後申請專利範圍第1項之『......且該各纜線之一端係由該主插座體之殼體所包覆,使該主插座體與該等訊號插座組連接成一體狀而為其特徵者。』技術特徵,並未明確界定外殼體包覆纜線之程度。相較於系爭新型專利更正後申請專利範圍第4 項『如申請專利範圍第2 項所述自動切換器,其中,『該外殼體佔該主插座體殼體之大部份』,且其表面為硬質狀者。』…基於「申請專利範圍之請求項差異化

原則(doctrine of claim differentiation)」,於解釋系爭新型專利更正後申請專利範圍第1項之包覆範圍時,即可涵蓋多種包覆程度之態樣。」,可知本案基於請求項差異化原則,依請求項4所界定的附屬特徵,解釋請求項1的「殼體所包覆」的程度可涵蓋多種包覆程度之態樣。
Placeholder image


結論
按申請專利範圍的撰寫架構,請求項中包含有獨立項以及附屬項時,獨立項因限制要件較少而有最大權利範圍,在主張專利權時會以獨立項範圍作為侵權判斷的基礎。附屬項則是在獨立項的限制要件下,再附加或詳述技術特徵的從屬請求項,看似只在必要時用以限縮獨立項範圍,但如附屬項的範圍撰寫得宜,依請求項差異化原則解釋獨立項時,可藉由附屬項所附加或詳述的技術特徵產生不同面向的解釋空間,故附屬項在申請專利範圍的架構中存在著舉足輕重的地位,不容小覷。

參考資料

專利法 / 專利審查基準第二篇 / 智慧財產法院全球資訊網-請求項差異化原則 / 100.8智慧財產權月刊152期-兩岸專利侵權分析原則比較 / 105年民專上字第41號民事判決 / 102年行專訴字第37號行訴判決

接續內文
Placeholder image

簡述生物材料寄存之相關規定及案例分析

文˙邱冠智

前言
  按,我國針對生物相關發明專利「生物材料」之解釋,係指含有遺傳訊息,並可自我複製或於生物系統中複製之任何物質,包括載體、微生物、動物或植物之細胞株及組織培養物、單細胞藻類等,其中,生物材料所對應的生理、生化或者型態上的特徵,無法僅透過文字做精準及詳細的描述,所以在申請生物材料相關之發明專利須提供生物材料寄存,輔助審查委員判斷專利說明書符合「充分揭露」要件;因此,本文整理我國現行專利法、專利審查基準針對生物材料寄存的適用,並引用實務判決提供各界參考。

生物材料寄存之相關規定
  依現行專利法第27條第1項記載「申請生物材料或利用生物材料之發明專利,申請人最遲應於申請日將該生物材料寄存於專利專責機關指定之國內寄存機構。但該生物材料為所屬技術領域中具有通常知識者易於獲得時,不須寄存。」,可知生物材料本身為申請專利之發明必要特徵時,申請人應先在申請專利前將該生物材料進行寄存,且生物材料之寄存日不得晚於專利申請日,而專利說明書應載明該生物材料學名、生物材料分類學特徵之相關資料及必要之基因圖譜或圖式,使該發明所屬技術領域中具有通常知識者,能瞭解該生物材料之內容,並可據以實現。 再者,寄存證明文件之檢送時機依同法第27條第2、3項指示,應於專利申請日後四個月內,或最早之優先權日後十六個月內補呈相關資訊即可(併參下圖所示)。

Placeholder image


生物材料寄存之但書事項
  現行專利審查基準第二篇第十四章4.2.3章節指示,專利法第27條第1項記載關於「該發明所屬技術領域中具有通常知識者易於獲得」係在申請日前已符合下列情事之一者,該生物材料即無須進行寄存:
1.商業上公眾可購得之生物材料;
2.申請前業已保存於具有公信力之寄存機構且已可自由分讓之生物材料;如專利專責機關指定之國內寄存機構(財團法人食品工業發展研究所)或依布達佩斯條約寄存於國際專利組織指定之專利寄存機構等。
3.該發明所屬技術領域中具有通常知識者根據說明書之揭露而無須過度實驗即可製得之生物材料。
  另外,評估上述第(1)或(2)項而無須寄存之情事,應考慮該生物材料是否有下列無法證明輕易獲得之事項:
(1)生物材料無法確認是否為商業上公眾可購得,得要求申請人提供如列有該生物材料之商品目錄正本或經公證之影本等相關證明文件。
(2)生物材料無法確認是否於申請前已保存於具公信力之寄存機構,得要求申請人提供如該寄存機構所發行列有該生物材料之菌種目錄。
(3)生物材料無法確認是否已於申請前可自由分讓,得要求申請人提供如該生物材料為大眾可自由分讓之證明文件。
(4)對於申請人主張申請前已依布達佩斯條約寄存於國際專利組織指

定之專利寄存機構且於申請日前已公告於專利公報或已獲准專利權之生物材料,若無法確認該生物材料之公告或獲准狀態,得要求申請人提供如該生物材料於專利公報中之公告資料等相關證明文件。 (5)對於申請人主張申請前已依布達佩斯條約寄存於國際專利組織指定之專利寄存機構且於申請日前已公開於專利公報之生物材料,若無法確認該生物材料之公開狀態及是否處於可自由分讓之狀態,得要求申請人提供該生物材料於專利公報中之公開資料,以及證明該生物材料於公開後即可自由分讓之文件。

案例分析-行政判決(97年行專訴字第78號)
  我國專利實務對於生物材料「易於獲得」有不同的見解,因此本文提出相關判決供各界參考。本判決系爭專利請求項1揭示:「一種經單離之人類抗-雙整聯蛋白抗體,其專一性結合至人類αVβ3及αVβ5整聯蛋白,其包括(i)SEQ ID NO:1、2、與3之所有重鏈互補決定區域(CDR)胺基酸序列;及(ii)SEQ ID NO:4、5、與6之所有輕鏈CDR胺基酸序列。」
  其中,原告主張:「系爭專利在世界各國申請中或已獲准專利之對應案,均未聞有任何國家之專利主管機關或認定系爭專利生物材料應寄存,亦證被告對於本件生物材料是否為『所屬技術領域中具有通常知識者易於獲得』之事實認定有誤…」原告認為國內基因工程科技水準已得與世界先進國家並駕齊驅,亦即認定系爭專利已符合生物材料寄存事項。
  然法院認為,系爭專利所請之單株抗體,其篩選工作繁複困難,必須經由過度實驗始可製得,因此,熟習該項技術者僅依系爭專利申請之專利說明書之揭露,根本無法易於獲得而據以實施該發明,藉以法院認定系爭專利所請之生物材料並非所屬技術領域中具有通常知識者易於獲得者,故原告應適用申請時專利法第30條第1項之規定(如現行專利法第27條參照),故原告違反申請時專利法第30條第1項及第26條第2項規定;另外,至於原告所舉系爭專利之其他國家專利對應案均無須寄存生物材料之例,經核各國法制互異,尚難比附援引執為系爭專利亦無須寄存生物材料之有利論據,故最終法院判決,原告之訴駁回。

結論
  申請生物相關發明專利時,尤其該發明為生物材料或利用生物材料之標的,申請人應考量該生物材料是否符合寄存之事項,若申請人無法確實證明該生物材料符合專利法「易於獲得」之事項,應以優先寄存為必要,使該發明專利確實符合專利法充分揭露要件,避免該發明專利違反應寄存而未寄存之事項,使該發明專利無法順利取得專利權。

參考資料

現行專利法第26、27條之規定 / 現行專利審查基準第二篇第十四章4.2之章節 / 智慧財產法院97年行專訴字第78號行政判決

Placeholder image
亞律國際專利商標聯合事務所/亞律智權法律事務所