從最高法院判決看新型專利技術報告於警告信函中的必要性
文 / 林志豪 商標代理人
專利法第2條明定，專利分為發明專利、新型專利、設計專利，三種專利除了區分專利權期限的不同，在目前審查制度上也分為實質審查及形式審查二種，其中新型專利僅經過官方形式要件審查，未經實質審查即取得權利，該專利權究竟是否符合專利要件，尚不確定。
故專利法第116條復規定：「新型專利權人行使新型專利權時，如未提示新型專利技術報告，不得進行警告」，然於專利法中卻未有任何關於違反本條之罰則或相關規定，則新型專利權人如未檢附技術報告即對他人進行警告，是否須因此對他人負損害賠償責任，於法院判決卻有完全不同的見解，本文整理智商法院及最高法院109年度台上字第3133號相關民事判決之不同結果，期提醒新型專利權人於寄發警告函時能更為謹慎注意。
關於新型專利技術報告1
因新型專利未經實質審查即可快速核准取得證書，該專利是否符合專利要件，尚非無疑，新型專利技術報告即是作為權利行使或技術利用之客觀判斷的參考依據，以防止專利權人不當行使權利，濫發警告信函給競爭同業或其相對人，造成他人之損害。
同法第117條亦規定:「新型專利權人之專利權遭撤銷時，就其於撤銷前，因行使專利權所致他人之損害，應負賠償責任。但其係基於新型專利技術報告之內容，且已盡相當之注意者，不在此限」，故新型專利權人發警告函是否提示新型專利技術報告，可作為推定專利權人行使權利有無故意過失責任之認定，惟對於未提示新型專利技術報告而進行警告者，專利法並無相關規定，但得依循公平交易法相關規定處理。
寄發侵害專利權警告函案件之處理原則
為防止權利人濫用智慧財產權，不當對外發布競爭對手侵害其權利之警告函造成限制競爭或不公平競爭，公平交易委員會(後稱 公平會)另訂定「公平交易委員會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則」(後稱 處理原則)，規範行使智慧財產權時違反公平交易法(後稱 公平法)第25條的相關規則，其中第三點明定，事業踐行下列確認權利受侵害程序之一，始發警告函者，為依照專利法行使權利之正當行為：
（一）經法院一審判決確屬著作權、商標權或專利權受侵害者。
（二）經著作權審議及調解委員會調解認定確屬著作權受侵害者。
（三）將可能侵害專利權之標的物送請專業機構鑑定，取得鑑定報告，且發函前事先或同時通知可能侵害之製造商、進口商或代理商，請求排除侵害者。
第四點復規定：
（一）發函前已事先或同時通知可能侵害之製造商、進口商或代理商請求排除侵害。
（二）於警告函內敘明著作權、商標權或專利權明確內容、範圍，及受侵害之具體事實（例如系爭權利於何時、何地、如何製造、使用、販賣或進口等），使受信者足以知悉系爭權利可能受有侵害之事實，也為依照專利法行使權利之正當行為。
而申請新型專利技術報告除有非專利權人已於商業上之實施，否則皆須耗時6個月以上才能取得，對於侵權的救濟恐緩不濟急，故實務上，新型專利權人發警告函時常以提示專業機構之鑑定報告取代新型專利技術報告，然此提示方式是否符合專利法及公平法上行使權利的正當行為，法院判決即有不同見解。
肯定見解
專利權人行使專利權致侵害他人權利，仍屬民法第184條第1 項侵權行為之一環，而民法第184條第1項前段規定，侵權行為之成立，須行為人因故意或過失不法侵害他人權利，亦即行為人須具備歸責性、違法性，並不法行為與損害間有因果關係，始能成立，是行使專利權致侵害他人權利者，仍須符合上開歸責性、違法性、因果關係之侵權行為要件，始成立侵權行為。
再參照專利法修法歷程，新型專利技術報告並非提起訴訟或行使專利權之前提要件，專利權人行使專利權是否侵害他人權利，仍應視其行使權利之具體方式而定，除非專利權人已取得對其不利之新型專利技術報告卻隱藏之、或依業界通常知識顯然明知其專利權具有撤銷事由存在、或在行使新型專利權前未徵詢專業意見即恣意行使新型專利權等情形，而可認其有不當行使專利權侵害他人權利之故意過失外，若專利權人已盡相當之注意義務確信其專利權之行使為正當，實難僅因其未出具新型專利技術報告即率爾認定專利權人有侵權之故意或過失。
又專利法第117條但書規定「但其係基於新型專利技術報告之內容，且已盡相當之注意者，不在此限。」已明文規定專利權人得舉證推翻前開推定，且該規定應解為係專利權人舉證證明自己無故意過失之例示規定，故若專利權人雖非基於新型專利技術報告，但有客觀事證證明其已盡其他之必要注意義務時，仍不應課予其侵權行為責任，始為公允，如此亦始能與一般侵權行為之原則相符。
因此，在考量申請新型專利技術報告可能耗費時日，其間若有緊急狀況而需迅速行使其權利，若仍要求新型專利權人必須取得技術報告後，才能行使其權利，顯然不符實際需要，從而，只要新型專利權人已盡相當之注意義務，如在審慎徵詢過相關專業人士之意見，而對其權利內容有相當之確信後，且踐行處理原則第3或4點要件始行使權利，似不宜逕行課以責任，而無侵權之故意、過失或違反公平法第24條、第25條規定可言，相關判決如智商法院105年度民公上易字第 2 號、107年度民公上字第3號。
否定見解
公平交易法第45條規定：「依照著作權法、商標法、專利法或其他智慧財產權法規行使權利之正當行為，不適用本法之規定。」，然專利法對於新型專利採形式審查，未就實體要件進行審查即給予專利權，基此特性，縱使取得新型專利權，並非為必然有效之權利，應配合以新型專利技術報告佐證其專利之有效性，故專利法第116條明定提示新型專利技術報告為新型專利權人主張權利之要件，若未提示即進行警告，自難謂是行使權利之正當行為，且專利法117條免責規定，除要求提示新型專利技術報告外，尚須專利權人【已盡相當之注意者】，也足認新型專利權人不得僅以形式上取得新型專利權，而在欠缺新型專利技術報告之情形下進行警告，至少應依專利法第116條規定進行警告方屬行使權利之正當行為才會無公平交易法之適用。
而處理原則所稱鑑定報告，乃有無構成專利侵權之鑑定，以專利有效為前提所作成，與為填補有效性不足之新型專利技術報告，性質顯不相同，不能以專利侵害鑑定取代新型專利技術報告，且處理原則第3點、第4點所定之先行程序，僅屬確認權利受侵害程序，不足以替代新型專利權人應提出佐證其權利有效性之新型專利技術報告，僅踐行該原則之程序，尚不足以補正專利法第116條所規定進行警告要件之欠缺，且更進一步認為倘新型專利權人違反專利法第116條規定，未提示新型專利技術報告即進行警告，如構成權利濫用而合於民法第 184條規定之情形，亦應負侵權行為損害賠償責任，受有損害之人如同時享有專利法第117條、公平交易法第30條、民法第184條之賠償請求權，乃權利之競合，而非特別法與普通法之排除適用關係，相關判決如最高法院109年度台上字第3133號民事判決、智商法院106年度民公訴字第14號。
結語
申請新型專利貴在取得證書迅速，權利人可較快行銷相關產品，但僅經過形式審查，新型專利的有效性尚非無疑，然一般民眾並非瞭解三種專利態樣及差異，當權利人濫用此制度而濫發警告信函，確實也常導致競爭者遭受損害，最高法院最新的判決既認為鑑定報告與新型專利技術報告不可相互取代，後續法院判決是否參照，也可持續觀察。
又參照專利法117條規定，除基於新型專利技術報告且盡相當義務者，新型專利權人之專利權遭撤銷時，就其於撤銷前，因行使專利權所致他人之損害，應負賠償責任，故建議新型專利權人，於寄發警告函前，應審慎評估市場效益與後續訴訟風險，才能做出符合需求的決定。
備註：
[1] 惟需注意者，新型專利技術報告在法律性質上是主管機關無拘束力之報告，而非行政處分，縱使申請人對新型專利技術報告之比對結果不服，卻因其並非行政處分，也無法提起行政救濟。